Propriedade Intelectual, PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Amambaí Inovação e Engenharia S/A obteve, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), patente de invenção no ano de 2013. Dois anos após, chegou ao conhecimento dos administradores a prática de atos violadores de direitos de patente. No entanto, a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial só foi intentada no ano de 2019.

Você é consultado(a), como advogado(a), sobre o caso.

Assinale a opção que apresenta seu parecer. 

Alternativas

A

A reparação do dano causado pode ser pleiteada, porque o direito de patente é protegido por 20 (vinte) anos, a contar da data do depósito.

B

A pretensão indenizatória, na data da propositura da ação, encontrava-se prescrita, em razão do decurso de mais de 3 (três) anos.

C

A pretensão indenizatória, na data da propositura da ação, não se encontrava prescrita porque o prazo de 5 (cinco) anos não havia se esgotado.

D

A reparação do dano causado não pode ser pleiteada, porque a patente concedida não foi objeto de licenciamento pelo seu titular.

GABARITO C

1° Precisamos saber o prazo prescricional --> 5 anos.

2° Contagem do prazo: A PARTIR DO CONHECIMENTO DOS ATOS.

• Chegou a conhecimento 2 anos depois da patente ( 2013 + 2 = 2015) -> 2015
• A ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial só foi intentada no ano de 2019.

2015 ----> 2019 NÃO ULTRAPASSOU 5 ANOS, logo, não houve prescrição !!

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Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) Bens da propriedade industrial 

A Lei 9.279/96 define quais são os bens que compõem a propriedade industrial, são eles: i) invenção; ii) modelo de utilidade; iii) desenho industrial (design) e iv) marca.

Tais bens necessitam de proteção, a qual é conferida pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), uma autarquia federal, com sede no Rio de Janeiro-RJ. Apenas a título de curiosidade, nas ações em que o INPI figurar como parte, a demanda deverá tramitar na Justiça Federal.

A proteção da propriedade industrial 

Os bens da propriedade industrial são protegidos por instrumentos diferenciados, quais sejam a PATENTE ou REGISTRO. • A patente garante a proteção da invenção e do modelo de utilidade a qual é documentada por meio da CARTA-PATENTE.

Já o registro garante a proteção do desenho industrial (design) e da marca, o qual é documentado por meio do CERTIFICADO. 

A patente ou o pedido de patente poderão ser cedidos, desde que atendidos os requisitos da lei.

Igualmente ocorre com o registro e o seu respectivo pedido que poderão ser cedidos. Neste caso, a cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.

Prazos da patente e do registro 

Invenção:

 a proteção ocorre por meio de patente. O prazo de duração da patente é de 20 (vinte) anos, contados da data do depósito do pedido ou 10 (dez) anos da data da concessão da patente. Considerando neste caso, o que ocorrer por último. Tal prazo não admite a prorrogação e uma vez cessado, a invenção cai em domínio público e perde a proteção.

Modelo de utilidade: a proteção também ocorre por meio de patente. O prazo de duração da patente é de 15 (quinze) anos, contados da data do depósito do pedido ou 7 (sete) anos da data da concessão da patente. Considerando neste caso, o que ocorrer por último. Tal prazo não admite a prorrogação e uma vez cessado, o modelo de utilidade cai em domínio público e perde a proteção.

Desenho industrial (design): a proteção ocorre por meio de registro. O prazo de duração do registro é de 10 (dez) anos, sempre contados da data do depósito do pedido. Tal prazo admite 3 (três) prorrogações sucessivas de 5 (cinco) anos cada.

O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição. Se o pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazêlo nos 180 (cento e oitenta) dias subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional. No caso de ausência de prorrogação do registro, o desenho industrial cai em domínio público e perde a proteção.

Marca: a proteção ocorre por meio de registro. O prazo de duração do registro é de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro. Tal prazo admite inúmeras e infinitas prorrogações sucessivas por igual prazo. 

O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional. No caso de ausência de prorrogação do registro, a marca cai em domínio público e perde a proteção.

Requisitos para a concessão da patente 

a) novidade: uma invenção ou modelo de utilidade atendem ao requisito da novidade quando é desconhecida dos cientistas ou pesquisadores especializados. Segundo a lei, há novidade quando a invenção ou o modelo de utilidade não estão compreendidos no estado da técnica, nos termos do art. 11, da Lei 9.279/96.

b) atividade Inventiva: para ser patenteável há a necessidade de que a invenção ou modelo de utilidade não decorram de obviedades do estado da técnica, ou seja, o inventor deve ter chegado ao resultado por ato criativo seu, conforme preveem os arts. 13 e 14, da Lei 9.279/96.

c) industriabilidade (aplicação industrial): há a necessidade de que o invento possa ser produzido pela indústria já existente, nos termos do art. 15, da Lei 9.279/96.

d) desimpedimento (licitude): não serão patenteáveis as invenções e modelos de utilidade que são proibidas por lei. O art. 18 da Lei 9.279/96 traz os inventos que não são passíveis de serem patenteados:

I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico;

e III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos, sendo considerados estes, nos termos da lei, os organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

Requisitos para a concessão do registro do desenho 

a) Novidade: o desenho é novo quando não compreendido no estado da técnica. O estado da técnica é composto por tudo aquilo que foi divulgado, por qualquer meio, até a data do depósito do pedido de registro, bem como o desenho depositado no INPI, mas ainda não publicado.

b) Originalidade: apresentação de uma configuração visual distintiva em relação a objetos anteriores, sem que tenha aumentado sua utilidade.

 c) Desimpedimento: a lei impede o registro de alguns tipos de desenhos industriais, tais como aqueles: i) com natureza puramente artística, ii) que ofendam a moral, os bons costumes, a honra ou imagem de pessoas, iii) que atentem contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso, ou contra ideias ou sentimentos dignos de respeito e veneração, iv) apresenta forma necessária, comum, vulgar ou determinada essencialmente por considerações técnicas e funcionais.

Requisitos para a concessão do registro da marca 

a) Novidade Relativa: exige-se a novidade para que a marca cumpra sua finalidade de identificação de determinado produto. Não se exige a novidade absoluta. Em regra, a proteção ocorre no segmento em que atua o empresário. Esta proteção dentro do ramo de atividade decorre do “princípio da especificidade”, que objetiva evitar a confusão do consumidor.

Exceção ao princípio da especificidade é a marca de alto renome, cuja proteção se estende a todos os ramos de atividade, nos termos do art. 125, da Lei 9.279/96) (Ex.: Coca-Cola, Nike, Apple, etc).

b) Não colidência com marca notoriamente conhecida: a ideia é evitar a utilização da marca por aquele que não a detenha, mesmo que tal marca não tenha sido registrada no Brasil. O grande objetivo é evitar a confusão do consumidor.

c) Desimpedimento: a lei traz um rol muito extenso de impedimentos ao registro de marca no art. 124, da Lei 9.279/96, destacando-se: brasão e bandeiras oficiais; letras, algarismos e datas, salvo se revestidos de suficiente forma distintiva; indicações geográficas.

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O que é Propriedade Intelectual e Propriedade Industrial?

Qual a diferença entre propriedade intelectual e propriedade industrial?

Digamos que você desenvolveu um produto inédito, algo completamente novo, então a propriedade intelectual protege a sua invenção. Tanto a propriedade intelectual quanto a propriedade industrial são fundamentais para assegurar a garantia dos seus direitos. Agora vamos entender como o conhecimento desses dois termos ajuda a assegurar sua proteção em vários casos.

O que é Propriedade Intelectual

A propriedade intelectual é responsável por garantir que você tenha recompensa por suas próprias criações. Ela está fortemente ligada às invenções, relacionando-se mais estreitamente com obras artísticas, literárias, científicas, descobertas científicas, marcas industriais, fonogramas e muito mais.

A nomenclatura já dá a entender que se destina às criações relacionadas a um determinado conhecimento do inventor. Por isso, uma atitude importante, nesse sentido, é assegurar que nenhuma pessoa se aproprie da invenção/ideia como sendo sua. 

Assim, entra em questão a proteção da propriedade intelectual, que é dividida em três categorias: 

 

• direito autoral

• propriedade industrial 

• proteção sui generis.

 

 

Como você pode ver na imagem acima, a Propriedade Industrial é um dos braços da Propriedade Intelectual e serve para proteger alguns tipos de propriedade. Para você entender a fundo, abaixo detalhamos o conceito da propriedade industrial.

O que é Propriedade Industrial

Como você pode ver no desenho acima, a propriedade industrial protege o inventor e o empresário em diferentes frentes, seja na criação e exploração de um produto inovador ou do próprio Registro de Marca do empreendimento.

Na prática, é o conjunto de direitos regulamentado no Brasil pela Lei nº 9.279/1996 – Lei de Propriedade Industrial – LPI, que visa garantir a exclusividade da exploração da propriedade industrial.

Com o objetivo de facilitar o registro da propriedade industrial, o Governo Federal criou em 1970 o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). A autarquia federal é um órgão do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, responsável por proteger os registros de:

• Marcas;
• Patentes;
• Desenho industrial
• Indicação Geográfica;
• Programas de Computador;
• Topografias de Circuitos;
• Averbações de contratos de Franquias.

Continue aqui, pois vamos explicar ainda mais conceitos para que você não fique com dúvidas.

Entenda a diferença entre marca e patente 

É importante que você entenda as diferenças básicas entre marca e patente. Acompanhe.

O que é Marca

A marca diz respeito à identificação de algum produto ou serviço a partir da associação de um nome e imagem. Sempre que olha para um logotipo, uma seleção de cores ou um nome e reconhece a empresa fabricante daquele produto, por exemplo, você percebe qual é aquela marca.

Em nosso dia a dia somos cercados por elas, né? Desde nosso café da manhã até a hora de dormir em nossa cama, praticamente todos os produtos com os quais temos contato têm uma marca. 

Quando você registra a sua marca, você está protegendo aquele nome e aquele símbolo para que ninguém copie. É por isso, também, que o INPI existe. Para garantir que outras marcas não se aproveitem do seu reconhecimento para conquistar clientes, plagiando uma marca original. 

Mas calma aí, que já vamos chegar no conceito de Registro de Marca. Antes, entenda o que é Patente.

O que é Patente

A patente, por outro lado, refere-se a invenções ou melhoramentos tecnológicos. O registro de uma patente existe para garantir que nenhuma outra pessoa aproprie-se de algo que você inventou. Sendo assim, patentear é resguardar uma invenção para si.

No Brasil, uma das invenções patenteadas mais famosas é a bina, um identificador de chamadas que informa o número do qual a ligação telefônica foi realizada. O inventor foi o técnico mineiro Nélio Nicolai, na década de 80. 

Também regulamentado pelo INPI, esse tipo de registro é uma ação fundamental para qualquer inventor e que tenha criado qualquer tipo de produto, arte, obra, ou qualquer outra coisa. 

Se você não quer correr o risco de que alguém dê entrada no processo antes, precisa ser urgente com a decisão de registrar a sua patente. Entenda mais a seguir.

Registro de Marca e Registro de Patente

Existem dois tipos de registros industriais que frequentemente são confundidos. É o caso do Registro de Marca e o Registro de Patente.

Como já disse, o órgão responsável por receber o pedido, avaliar e conceder os registros de marcas e patentes no Brasil é o INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). 

O que é Registro de Marca?

O Registro de Marca é um título emitido pelo INPI que assegura a propriedade sobre a marca e o direito de utilizá-la com exclusividade no segmento de atuação em todo o Brasil. O registro protege uma marca de ser utilizada ou copiada por terceiros sem autorização.

O certificado de registro de marca é um documento oficial e, assim como um patrimônio, uma marca registrada pode ser vendida, doada ou mesmo herdada.

Quando a marca não é registrada, qualquer pessoa ou concorrente pode utilizá-la e o empresário não pode fazer absolutamente nada, pois não está protegido diante da lei. 

O processo de registro leva em média 12 meses para ser concluído, e assim que o certificado for emitido, o titular pode utilizar a marca com exclusividade por 10 anos, renováveis a cada 10 e sem limite de renovações.

São mais de 20 milhões de empresas no Brasil, então é possível que exista mais de um estabelecimento utilizando um mesmo nome. Já pensou se você está usando uma marca registrada sem saber? 

Pois então. O registro de marca também protege o empresário ou profissional legal de ser penalizado por uso indevido de uma marca anteriormente registrada.

Quem pode Registrar uma Marca?

Qualquer pessoa física ou jurídica pode registrar uma marca, desde que tenha  algum vínculo com a marca, para que o pedido tenha legitimidade.

Por exemplo: se um morador de condomínio solicita o registro do nome de um prédio residencial, mas não tem nenhuma relação com o mesmo (não é o engenheiro, a construtora ou arquiteto da obra), ele não pode registrar essa marca, pois não tem direito legal sobre o nome do condomínio.

4 tipos de marcas que podem ser registradas

Existem 4 diferentes tipos marcas que podem ser registradas:

Marca Nominativa

A Marca Nominativa é composta exclusivamente por letras e números combinados. Apresenta-se sem símbolo ou sinal distintivo.

Marca Figurativa

A Marca Figurativa combina elementos visuais como símbolos, sinais, imagens, ideogramas e / ou desenhos. Ainda pode ser composto por algarismos ou alfabetos estrangeiros (diferente do usado no ocidente - árabe, chinês, etc).

Marca Mista

A Marca Mista une elementos visuais como símbolos, imagens, entre outros elementos, com um texto. Em outras palavras, é uma união da marca nominativa com uma marca figurativa, compondo um único símbolo de representação.

Marca Tridimensional

A Marca Tridimensional é o formato físico exclusivo de um produto ou embalagem, pelo qual o item se diferencia no mercado dos demais produtos.

O que é Registro de Patente

O Registro de Patente é a garantia o título de propriedade temporária por período determinado sobre uma invenção ou novidade. O registro de uma patente existe para garantir que nenhuma outra pessoa aproprie-se de algo que você inventou. 

Também regulamentado pelo INPI, esse tipo de registro é fundamental para todos os inventores que surgiram qualquer tipo de produto que tenha possibilidade de aplicação industrial. O INPI permite o registro de três tipos de patentes:

• Patente de Invenção (PI): Refere-se a produtos ou processos que atendam aos requisitos de atividade inventiva, novidade e aplicação industrial. 
• Patente de Modelo de Utilidade (MU): Refere-se um objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação . 
• Certificado de Adição de Invenção (C): Refere-se ao aperfeiçoamento ou desenvolvimento desejado no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, porém ainda dentro do mesmo conceito inventivo. 

Patentear algo lhe dá o direito de uso da invenção ou comercialização da mesma com exclusividade por até 20 anos, contados a partir dos dados de entrada do pedido de Registro. 

Outros tipos de Propriedades Industriais

Além do registro de marca e da patente, uma propriedade industrial ainda é responsável por proteger outros grupos de itens. Veja abaixo um pouco sobre cada um deles.

Desenho Industrial

Este é um tipo de propriedade industrial que resguarda uma forma plástica, o design, de um produto. Tudo o que se referencia a características e tecnologia de um produto o mesmo é salvaguardado pelo registro de patente.

Segredo Industrial

Como empresas que possuem como práticas, processos fórmulas e padrões como grandes diferenciais, podem manter uma confiabilidade dos seus registros por meio deste tipo de proteção. Quando estes itens são obtidos como propriedade industrial e, consequentemente, como propriedade intelectual, a aquisição, difusão ou utilização sem permissão de qualquer uma das informações sigilosas torna-se ilegal.

Indicação Geográfica

Este tipo de propriedade possibilita garantir que as qualidades ou características de um produto sejam exclusivamente utilizadas por produtores de uma região específica. Um exemplo disso é um queijo produzido pelos produtores da Serra da Canastra, em Minas Gerais, que pode utilizar o termo “queijo canastra” como uma forma de endossar a procedência do produto alimentício.

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A propriedade industrial é um método de proteção à criação de alguém. Realizar o registro de um produto, marca, invenção, entre outros, não é obrigatório, mas é indicado fazer isso para que nenhuma outra pessoa ou empresa utilize a criação de forma negativa, ao mesmo tempo garantia que ninguém se aproprie dela.

Como você viu neste texto, a propriedade intelectual e a propriedade industrial dependente uma da outra para existir e ambas são fundamentais para que você tenha segurança em qualquer produto, arte ou descoberta. 

Com essas informações, também fica mais fácil entender quais atitudes tomar quando criar algo novo, independentemente do que seja.

Fique a vontade para compartilhar esse conteúdo. Assim você vai ajudar outros empreendedores que também precisam de informações como esta.

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Propriedade Intelectual: conceito, evolução histórica e normativa, e sua importância

1. PROPRIEDADE INTELECTUAL

A Propriedade Intelectual é a área do Direito que, por meio de leis, garante a inventores ou responsáveis por qualquer produção do intelecto - seja BENS IMATERIAIS ou INCORPÓREOS nos domínios industrial, científico, literário ou artístico - o direito de obter, por um determinado período de tempo, recompensa resultante pela “criação” – manifestação intelectual do ser humano.

Segundo Buainain (2004), a propriedade intelectual:

"Possibilita transformar o conhecimento, em princípio um bem quase público, em bem privado e é o elo de ligação entre o conhecimento e o mercado."

Portanto, a Propriedade Intelectual engloba o campo de Propriedade Industrial, os Direitos Autorais e outros Direitos sobre bens imateriais de vários gêneros, tais como os Direitos Conexos, e as Proteções Sui Generis.

1.1. DIREITO AUTORAL

É o direito que decorre basicamente da autoria de obras intelectuais no campo literário, científico e artístico, de que são exemplos: desenhos, pinturas, esculturas, livros, conferências, artigos científicos, matérias jornalísticas, músicas, filmes, fotografias, software, entre outros.

1.2. PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A propriedade Industrial tem o seu foco de interesse voltado para a atividade empresarial. Tem por objeto patente de invenção e de modelo de utilidade, marca, desenho industrial, indicação geográfica, segredo industrial e repressão a concorrência desleal, sendo regulamentada pela Lei nº 9.279/96. A propriedade industrial engloba um conjunto de direitos e obrigações relacionados a bens intelectuais, objeto de atividade industrial de empresas ou indivíduos. Assegura a seu proprietário (titular do direito) a exclusividade de: fabricação, comercialização, importação, uso, venda e cessão.

1.3. PROTEÇÕES SUI GENERIS

Com o surgimento de novas criações intelectuais, a possibilidade de incorporação de novas modalidades de direito para proteção dessas criações estão sendo ampliadas. Essas figuras jurídicas intermediárias entre a Propriedade Industrial e o Direito Autoral, são denominadas “híbridos jurídicos”.

Exemplos de proteções sui generis:

• Topografia dos Circuitos Integrados (também chamadas de mask works, chip, layoutprojeto de semicondutor) – Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007.
• Proteção de Cultivares (ou Obtenções Vegetais ou Variedades Vegetais) – Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, o Decreto nº 2.366, de 5 de novembro de 1997 que regulamenta a Lei de Cultivares e dispõe sobre o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares – SNPC, a Convenção Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais, promulgadas através do Decreto nº 3.109, de 30 de junho de 1990.
• Conhecimentos Tradicionais Associados aos Recursos Genéticos – Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada através do Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998.

2. ORIGEM E NASCIMENTO

A partir de 1967, constitui-se como órgão autônomo dentro do sistema das Nações Unidas a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI, ou, na versão inglesa, WIPO), englobando as Uniões de Paris e de Berna, além de perfazendo uma articulação com a recente União para a Proteção das Obtenções Vegetais, e a administração de uma série de outros tratados.

A Convenção da OMPI define como “propriedade intelectual”, a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

Antes da definição convencional, a expressão “Propriedade intelectual” aplicava-se, mais restritamente, aos direitos autorais; nesta acepção, encontramos extenso emprego na doutrina anterior. Em sua origem, porém, como concebido por Josef Kohler e Edmond Picard nos fins do Século XIX, o conceito correspondia ao expresso na Convenção da OMPI [7].

Tem-se, assim, correntemente, a noção de Propriedade intelectual como a de um capítulo do Direito, altíssimamente internacionalizado, compreendendo o campo da Propriedade Industrial, os direitos autorais e outros direitos sobre bens imateriais de vários gêneros.

Porém, nem na Convenção da OMPI, meramente adjetiva, nem mesmo no mais recente Acordo TRIP’s da Organização Mundial de Comércio, se tenta uma estruturação das normas jurídicas comuns a cada um e a todos capítulos da Enciclopédia Jurídica. Os propósitos deste último diploma internacional não são, aliás, a construção de nenhum sistema jurídico, mas a derrubada da individualidade jurídica nacional, o que pode levar seguramente a uma harmonização, mas não necessariamente a uma elaboração lógica de um substrato comum, a não ser indutivamente.

2.1. INFLUÊNCIA DO CÓDIGO FRANCÊS

O Código de Propriedade Intelectual francês, de 1992, tentativa inaugural de um corpo nacional integrado de normas sobre o tema, não foi, ainda, um parâmetro de racionalidade e sistematização comparável ao Code Civil de Pothier. Código em nome, na verdade consolidação de normas preexistentes, sem evidenciar-lhes o sistema comum, a norma francesa será, possivelmente, um teste para o desenvolvimento de um Direito, no que hoje persiste sendo apenas um campo de prática profissional e o objeto de instituições administrativas nacionais ou supranacionais..

2.2. SURGUIMENTO NO ORDENAMENTO BRASILEIRO

No Brasil, o direito industrial surgiu no início do século XIX, quando a Corte portuguesa veio para o país fugindo de Napoleão. Desta forma, em 1809 o Príncipe Regente reconheceu o direito do inventor concedendo assim o direito à exclusividade do uso pelo prazo de 14 (catorze) anos, para as invenções que fossem registradas junto a Real Junta do Comércio (COELHO, 2001).

Em 1824, com a edição de uma nova Constituição surge a possibilidade de proteção dos inventos. Já em 1830 o país consegue a sua independência política e edita uma lei que versava sobre invenções.

A primeira lei brasileira sobre marcas surgiu em nosso país somente em 1875, em decorrência dos interesses de um cliente de Ruy Barbosa, a firma Meuron e Cia. O qual possuía a marca Rapé Areia Preta e estava processando a firma Moreira e Cia. Por falsificação pela utilização da marca Rapé Areia Parda (COELHO, 2001; VARELLA, 1996).

Apesar de Rui Barbosa, vencer em primeira instância, o referido processo foi anulado posteriormente, tendo em vista não existir no ordenamento jurídico uma norma que descrevesse o ocorrido como sendo um crime, não podendo assim se falar em punição. Com isto a Comissão de Justiça Criminal da Câmara dos Deputados propôs o Projeto de lei o qual fora convertido na Lei nº 2.682/75, referida lei concedia aos comerciantes a possibilidade de utilizar uma marcar como forma de assinatura de seus produtos e que dessa maneira, pudessem diferenciá-los dos demais produtos comercializados (VARELLA, 1996).

No ano de 1882, ocorre a edição de uma nova lei de patentes, e nos anos de 1887 e 1904 outras leis que versavam sobre a proteção de marcas (VIEIRA, 2001).

Posteriormente o tratamento integrado das questões da propriedade intelectual como um todo, sem divisão entre patentes, cultivares, e direitos autorais – temas sujeitos a ministérios diversos na Administração Pública Brasileira -, vem de ser prestigiado pelo disposto no decreto de 21 de agosto de 2001, que Cria, no âmbito da CAMEX - Câmara de Comércio Exterior, o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual.

3. PROPRIEDADE INTELECTUAL

3.1. FORMAS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

O recital do Art. 2º da Lei que regulamenta a Propriedade Intelectual - (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996) não abrange, obviamente, a totalidade dos objetos da Propriedade Industrial, previstos em outras legislações nacionais. O rol dos objetos legais é menor que os dos objetos possíveis na teia das relações econômicas; como veremos adiante, no tratamento das definições constitucionais de “outras criações industriais” e “outros signos distintivos”, haverá amparo para a constituição futura de outros direitos do mesmo gênero.

Segundo definição da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), a Propriedade Intelectual está dividida em duas categorias: Propriedade Industrial, que inclui as patentes (invenções), marcas, desenho industrial, indicação geográfica e proteção de cultivares, e Direitos Autorais abrangendo trabalhos literário e artísticos, e cultura imaterial como romances, poemas, peças, filmes, música, desenhos, símbolos, imagens, esculturas, programas de computador, internet, entre outros.

3.1.1. PATENTE

Segundo Aurélio W. Bastos (1997, pg. 209) patente:

"É um direito exclusivo concedido a uma invenção*, que consista em um produto ou um processo que prevê, em geral, uma nova maneira de fazer algo, ou oferece uma nova solução técnica para um problema. Título de exploração temporal, concedido pela Administração ao inventor, em contrapartida à divulgação, bem como da exploração fidedigna do seu invento. O inventor precisa atender aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Pode-se afirmar que a Patente é um documento expedido pelo órgão competente do Estado que reconhece o direito de propriedade industrial reivindicado pelo titular."

• *Invenção é uma solução técnica a um problema, estando intimamente ligado ao desenvolvimento de um experimento, podendo ser protegido pela propriedade intelectual. Por outro lado a inovação tecnológica é a possibilidade de inserção no mercado de determinado produto ou processo, tendo viabilidade econômica e de mercado, nem sempre sendo passível de proteção pela propriedade intelectual.

Sua concessão pelo Estado é na realidade uma ‘troca’, pois o titular recebe a proteção por meio de patentes em contrapartida torna público por meio do relatório descritivo, o qual é requisito para o depósito do pedido de patente a descrição minuciosa do produto ou processo a ser protegido.

A concessão de patentes para os inventores traz consigo algumas vantagens: o titular pode impedir que terceiros utilizem, ou seja, que produzam, coloquem à venda, usem, vendam ou importem sua invenção ou modelo de utilidade sem sua autorização tendo o poder de controlar ou limitar a concorrência no prazo de seu domínio, após esse prazo eles recaem sobre domínio público.

O pedido de patente poderá recair sobre uma invenção ou um modelo de utilidade (art. 2º da Lei 9.279/96), sendo entendido como modelo de utilidade qualquer objeto de uso prático que apresente uma nova forma ou disposição e que este decorra de um ato inventivo ou de uma melhoria funcional (art. 9º da referida lei), protegendo, assim, as partes internas ou externas de um produto (CORREA, 1999, p. 4).

O Art. 10 da lei 9.279/97 dispõe do que não pode ser considerado uma invenção nem um modelo de utilidade, são eles:

a) descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

b) concepções puramente abstratas

c) esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

d) as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

e) programas de computador em si,

f) regras de jogo,

g) técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal e;

h) o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

3.1.1.1. PATENTEÁVEL

A definição do que pode ser patenteável é dada pelo GATT - General Agreement on Tariffs and Trade (Acordo Geral de Tarifas e Comércio), o qual descreve que: “qualquer invenção, de produto ou processo, em todos os setores tecnológicos, desde que seja nova, envolva processo inventivo e seja passível de aplicação industrial” (GATT/TRIPS, art. 27.1).

O mesmo artigo define também o que os Estados membros podem considerar como não sendo passível de patenteamento, são eles:

a) invenções que contrariem a ordem pública e a moralidade e que atentem contra a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal, alem daquelas que prejudiquem o meio ambiente;

b) os métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para tratamento de seres humanos ou de animais;

c) plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não biológicos e microbiológicos.

(GATT/TRIPS, art. 27.2 e 3).

3.1.1.2. NÃO PATENTEÁVEIS

O art. 18 da Lei 9.279/97 dispõe que não são patenteáveis: a) o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; b) as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico, e c) o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta*.

• *Descoberta é a revelação de alguma coisa até então desconhecida pela sociedade, mas que já encontrava-se inserido na natureza, sendo a mesma encontrada pela simples observação do homem, como por exemplo, metais encontrados em nossa natureza, proteínas, genes, etc.

3.1.1.3. PRAZO DA PATENTE

O prazo de proteção é de 20 (vinte) anos nos casos de patente de invenção e de 15 (quinze) anos nas patentes de modelo de utilidade, contados a partir da data de depósito do pedido, após este período os mesmos caem em domínio público.

3.1.2. MARCA

Marca é um sinal distintivo que identifica certos bens ou serviços os quais são produzidos ou prestados por uma determinada pessoa ou empresa. Sua origem data de tempos antigos, quando os artesãos reproduziam suas assinaturas, ou “marcas” nos seus produtos artísticos ou utilitários. Ao longo dos anos essas marcas evoluíram para o atual sistema de registro e proteção de marcas. Esse sistema ajuda consumidores a identificar e comprar um produto ou serviço porque sua procedência e qualidade, indicada pela sua marca única, atende às suas necessidades.

São assim conceituados por Vieira e Buainaim (2006, p. 394) como:

"Sinais distintivos que identificam, direta ou indiretamente, produtos ou serviços. A identificação se realiza através da aposição do sinal no produto ou no resultado do serviço, etc."

Pode ser registrado como marca qualquer sinal que distinga visualmente (Art. 122 da lei 9.279/96) um produto ou serviço de outro idêntico ou semelhante ou que tenha como finalidade atestar a conformidade de um serviço ou produto com as normas e especificações técnicas (Art. 123 da referida lei).

A propriedade sobre uma marca somente é adquirida após o registro da mesma perante o órgão responsável (INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial).

3.1.2.1. DIREITO DA MARCA

O titular da marca tem o direito de:

• Ceder o seu registro ou pedido;
• Licenciar o uso da mesma;
• Zelar pela reputação e integridade de sua marca.

3.1.2.2. FINALIDADE DA MARCA

As marcas podem ter como finalidade distinguir:

• Um produto – Nestlé, Intel, Garoto;
• Um serviço – TAM, Pizza Hut, Macdonalds;
• Uma marca coletiva – Mãos de Minas, CONAP;
• Uma marca de certificação – INMETRO, ABICAP.

3.1.2.3. FORMAS DA MARCA

Estas podem se apresentar de forma:

• Nominativa – neste caso a marca é formada por nomes, números, siglas ou combinações destas;
• Figurativa – fazem parte os desenhos, imagens, figuras, símbolos, números ou letras fantasiosos;
• Mista – é uma combinação entre as formas nominativas e figurativas;
• Tridimensional – diz respeito à forma do produto ou de sua embalagem.

Podem requerer o registro de uma marca tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas de direito público ou privado. São pessoas de direito público: União, Estados, Municípios, autarquias, fundações públicas, Nações Unidas, União Européia, etc.

3.1.2.4. REGISTRO DA MARCA

O registro de uma marca pode extinguir-se:

• Pela expiração do prazo de vigência sem renovação sequencial;
• Pela renúncia do titular dos direitos;
• Pela caducidade dos direitos;
• Se o titular for domiciliado no exterior o mesmo deverá nomear um procurador que seja domiciliado em território nacional para representá-lo (art. 217, Lei nº 9.279/96).

3.1.2.5. PRAZO DA MARCA

O prazo de proteção das marcas é de 10 (dez) anos contados a partir da concessão do registro, podendo o mesmo ser prorrogado por períodos de 10 (dez) anos iguais e sucessivas vezes. Conforme Art. 133 da Lei 9.279 de 1996, vejamos:

Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

3.1.3. DESENHO INDUSTRIAL

O desenho industrial é o aspecto ornamental ou estético de um artigo. O projeto pode consistir em características tridimensionais, como a forma ou a superfície de um artigo, ou bidimensionais, como padrões, linhas ou cores. Desenhos industriais têm aplicação em uma grande variedade de produtos da indústria e do artesanato: de instrumentos técnicos e médicos à relógios, jóias, e outros artigos de luxo; de utensílios domésticos e aparelhos elétricos à estrutura veicular e arquitetônica; de desenhos têxteis à bens de lazer.

Forma Plástica ornamental de um objeto ou conjunto ornamental original de linhas e/ou cores que, com fim industrial ou comercial, poder ser utilizados ou aplicados na fabricação de um produto industrial ou artigo utilitário, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa.

O Art. 95 da Lei nº 9.279/96, define o desenho industrial como sendo:

A forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

A proteção recai sobre a forma externa do objeto, não estando protegida pelo desenho industrial a função prática deste objeto, o mesmo também ocorre com as cores e os materiais utilizados na fabricação. Não sendo considerado desenho industrial as obras de caráter puramente artístico.

Todos aqueles que criarem desenhos industriais poderão proteger sua criação, desde que preenchidos os requisitos: da novidade, da originalidade e que o objeto seja passível de fabricação.

O Art. 96 da Lei estabelece que o desenho industrial será considerado novo quando não estiver compreendido no estado da técnica; já no Art. 97 da mesma lei, dispõe que será considerado original o desenho industrial quando sua configuração visual o distinga dos objetos anteriores a ele.

Não podem ser registrados como desenhos industriais:

• Tudo o que for contrário à moral e aos bons costumes;
• A forma necessária ou vulgar de um objeto;
• A forma determinada pelas considerações técnicas ou funcionais do objeto.

3.1.3.1. PRAZO DO DESENHO INDUSTRIAL

O prazo de proteção é de 10 (dez) anos a partir da data do depósito do pedido, podendo o mesmo ser prorrogado no máximo por 3 (três) vezes pelo período de 5 (cinco) anos cada.

3.1.4. DIREITOS DE AUTOR

Direitos de autor são direitos conferidos aos criadores de obras literárias e artísticas. Os tipos de trabalhos protegidos por direitos autorais incluem: trabalhos literários, como romances, poemas, peças de teatro, obras de referência, jornais e programas de computador; bases de dados, filmes, composições musicais, coreografias, trabalhos artísticos como pinturas, desenhos, fotografias e esculturas; arquitetura, anúncios, mapas e desenhos técnicos.

O Direito de Autor ou Direito Autoral constitui, como a propriedade industrial, um dos ramos dos denominados direitos intelectuais, enquanto criações do espírito humano. Não é propriamente um produto, mas o produto não existe sem ele, razão pelo qual o autor tem direitos sobre o produto. O Direito do Autor compreende prerrogativas morais e patrimoniais, aquelas referentes ao vínculo pessoal e perene que une o criador à sua obra e estas referentes aos efeitos econômicos da obra e o seu aproveitamento mediante a participação do autor em todos os processos e resultados. O direito de autor protege o criador e as obras resultante, direta ou indiretamente, e ampara a concepção do autor apresentada sob determinada forma.

O direito autoral de nosso país encontra-se regulamentado pela Lei nº 9.610/98, a qual tem como finalidade proteger as obras literárias, artísticas e científicas, impedindo desta forma, que terceiros se utilizem indevidamente das obras protegidas.

A WIPO define direito de autor como sendo “a proteção da criação da mente humana”. Assim, é importante salientar que o direito autoral protege as obras não estando inseridos neste contexto os pensamentos e idéias. Ou seja, para que gozem de proteção é necessário que os pensamentos e idéias sejam exteriorizados, passados para um documento em concreto deixando de existir somente em nossa mente.

O autor poderá ser identificado de várias formas: pelo seu nome civil- seja ele completo, abreviado ou somente pelas iniciais de seu nome; podendo ainda utilizar um pseudônimo ou qualquer outro sinal que o identifique.

Todos aqueles que tiverem o seu nome agregado a uma obra serão legalmente considerados co-autores, não se enquadrando nesta definição aqueles que realizam serviços de correção, atualização ou fiscalização de uma obra.

É possível a realização de paráfrases e paródias de obras desde que não caracterizem reproduções e que não causem descrédito ao autor da obra.

O titular dos direitos autorais tem direito de exigir uma indenização do infrator pelos prejuízos causados, estando o mesmo sujeito a pena na esfera penal podendo receber pena de detenção que pode variar de 3 (três) meses a 1 (um) ano ou multa.

3.1.4.1. PRAZO DO DIREITOS AUTORAIS

O prazo de proteção dos direitos autorais é de 70 (setenta) anos contados a partir de 1º de janeiro do ano subseqüente ao da morte do autor, independente de registro.

3.1.5. BIOTECNOLOGIA

Biotecnologia é o termo dado ao uso de plantas, animais, microorganismos, e procedimentos biológicos feitos para alcançar avanços nas áreas de indústria, medicina e agricultura. É a utilização de organismos vivos para promover desenvolvimentos em benefício a humanidade. De vacinas e avanços nas metodologias/técnicas para diagnostico/identificação e combate a doenças, à proteção e preservação da biodiversidade, aumento de produção de alimentos e maior produtividade de culturas para descontaminação de ambientes poluídos, a Biotecnologia já teve um impacto positivo em nossas vidas e ajudou a melhorar a qualidade de vida para todos.

Aplicação de princípios científicos e de engenharia para o processamento de materiais e energia por agentes biológicos com a finalidade de prover bens e serviços. A biotecnologia consiste na utilização de bactérias, levedos e células animais e vegetais em cultivo, cujo metabolismo e capacidade de biossíntese estão orientados para a fabricação de substâncias específicas. A Biotecnologia pode provocar profundas modificações nos procedimentos de fabricação de grandes números de substâncias químicas e farmacêuticas, devido à multiplicação dos descobrimentos no campo da bioquímica, da genética, da biologia molecular e celular.

3.1.6. CONHECIMENTOS TRADICIONAIS

Conhecimentos tradicionais referem-se ao volume cumulativo e dinâmico de conhecimentos e representações pertencentes aos povos com longas histórias de interação com seu meio natural. Tais conhecimentos estão intimamente vinculados à linguagem, às relações sociais, à espiritualidade e à visão de mundo, e são geralmente mantidas coletivamente.

3.1.7. FOLCLORE

Folclore, ou Expressões Culturais Tradicionais (Traditional Cultural Expressions – TCE), é parte integrante da identidade cultural e social das comunidades indígenas e locais, que incorporam conhecimentos e habilidades e transmitem valores e crenças. A proteção do folclore está relacionada com a promoção da criatividade, uma maior diversidade cultural e a preservação do patrimônio cultural. Essas “expressões de folclore” incluem música, arte, desenhos, nomes, sinais e símbolos, performances, formas arquitetônicas, artesanatos e narrativas.

Folclore é um gênero de cultura de origem popular, constituído pelos costumes e tradições populares transmitidos de geração em geração. Todos os povos possuem suas tradições, crendices e superstições, que se transmitem através de lendas, contos, provérbios, canções, danças, artesanato, jogos, religiosidade, brincadeiras infantis, mitos, idiomas e dialetos característicos, adivinhações, festas e outras atividades culturais que nasceram e se desenvolveram com o povo. A Carta do Folclore Brasileiro, em sintonia com as definições da UNESCO, declara que folclore é sinônimo de cultura popular e representa a identidade social de uma comunidade através de suas criações culturais, coletivas ou individuais, e é também uma parte essencial da cultura de cada nação.

3.1.8. RECURSOS GENÉTICOS

Os Recursos Genéticos são a base biológica da variabilidade de espécies de plantas, animais e microorganismos. A informação de origem genética contida em plantas, animais, fungos, bactérias, etc. É a base da diversidade de espécies e da diversidade entre indivíduos da mesma espécie. Tal informação de origem genética está contida no todo ou em parte de tais organismos, na forma de moléculas e substâncias provenientes de seu metabolismo, e de extratos dos mesmos. Por exemplo: um inseto, ou mesmo uma pata de um inseto, contêm informações genéticas, e são considerados componentes do patrimônio genético.

3.1.9. NANOTECNOLOGIA

Nanotecnologia é o estudo, concepção, criação, síntese, manipulação e aplicação de materiais funcionais, dispositivos e sistemas através do controle da matéria em escala nanométrica (1-100 nanômetros, um nanômetro é igual a 1 × 10-9 metros), isto é, a nível atômico e molecular, e a exploração de novos fenômenos e propriedades da matéria nessa escala.

3.1.10. INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

A Indicação Geográfica é um sinal usado em produtos que têm uma origem geográfica específica e possuem qualidades, reputação ou características que são essencialmente atribuídas a essa origem. Mais comumente, uma indicação geográfica inclui o nome do lugar de origem das mercadorias. Produtos agrícolas normalmente têm qualidades que derivam de seu local de produção e são influenciadas por fatores específicos do local, como clima e solo. Uma denominação de origem é um tipo especial de indicação geográfica. Ela geralmente consiste em um nome geográfico ou numa designação tradicional utilizada nos produtos que têm uma qualidade ou característica específica que se devem essencialmente ao meio geográfico no qual eles são produzidos.

Expressão usada para designar o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que distingue produtos ou serviços cujas qualidades ou características devam-se, exclusiva ou essencialmente, ao meio geográfico, incluídos fatores humanos e naturais. A Denominação de Origem não é apropriada para o título de marca comercial, mas pode ser definida como o nome geográfico de uma região mais ou menos extensa, de uma cidade ou localidade determinada, ou de um país, servindo para designar um produto originário de qualquer uma destas indicações, evidenciando qualidades ou características que lhe são próprias, que sejam proporcionadas exclusiva ou essencialmente em função do meio geográfico, compreendidos os fatores geográficos e os fatores humanos.

As indicações geográficas são compostas por nomes geográficos que tenham por finalidade caracterizar a procedência de um produto, identificando sua cidade ou região; além de ser um mecanismo de diferenciação de produtos. No Brasil está se subdivide em 2 espécies: indicação de procedência e denominação de origem.

A Lei 9.279/96, em seu Art. 177, define indicação de procedência como:

O nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.

Podemos citar como exemplos de indicações de procedência concedidos:

Vale dos Vinhedos – para vinhos (IG200002);

Pampa Gaúcho da Campanha Meridional – para carne e derivados (IG 200501);

Vale dos Sinos – para couro acabado (IG200702), dentre outros.

Já a denominação de origem é definida no Art. 178 da referida lei como

O nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

Com relação à denominação de origem, temos como exemplos:

Região dos Vinhos Verdes – para vinhos de Portugal (IG970002);

Franciacorta – para vinhos e bebidas alcoólicas da Itália (IG200101);

San Daniele – para coxas de suínos frescas e presunto defumado cru (IG980003), dentre outros.

O decreto nº 4.062/01 definiu os termos ‘Cachaça’, ‘Brasil’ e ‘Cachaça do Brasil’ como sendo indicações geográficas, podendo ser utilizado no caso de destilados simples do caldo de cana-de-açúcar produzidos dentro do território nacional.

Entretanto, se o nome já for de uso comum, ou seja, já estiver sendo utilizado para identificar um produto ou serviço, o mesmo não poderá ser protegido como indicação geográfica. Este é o caso do queijo mineiro o qual já é um uso comum, não podendo os produtores de queijo de minas protegerem este nome como uma indicação geográfica.

3.1.11. DIREITO DE PERSONALIDADE

É o Direito da Pessoa de defender o que lhe é próprio, ou seja, a sua integridade física (vida, alimentos, o próprio corpo vivo ou morto, o corpo alheio vivo ou morto, partes separadas do corpo vivo ou morto), a sua integridade intelectual (liberdade de pensamento, autoria científica, artística e literária) e a sua integridade moral (honra, recato, segredo pessoal, profissional e doméstico, imagem, identidade pessoal, familiar e social). É o direito comum da existência, porque é simples permissão dada pela norma jurídica, a cada pessoa, de defender um bem que a natureza lhe deu, de maneira primordial e direta.

Os direitos da personalidade são intransferíveis, só podem ser exercidos pelo seu titular. São os direitos ao corpo e vida, a liberdade, a honra, ao estado civil, ao nome, ao direito moral de autor, ao direito à própria imagem, ao direito à intimidade, ao direito ao segredo epistolar e etc.

3.1.12. Proteção de Cultivares

Uma cultivar, segundo Wilkinson & Castelli (2000, p.9) “é uma variedade de planta utilizada na agricultura, ou seja, uma variedade cultivada. É, portanto, uma variedade melhorada e mais homogênea – por força da seleção do homem – do que a variedade silvestre que lhe deu origem”.

Ao elaborar a nossa legislação, o Brasil optou pelo sistema sui generis de proteção, sendo este definido por Wilkinson & Castelli (2000, p.77):

Como aqueles legalmente reconhecidos adaptados a determinados sujeitos que, por sua natureza, não encaixam, na normativa sobre direitos de propriedade intelectual clássica, seja em termos de propriedade industrial seja em termos de direitos de autor/cópia.

Para que uma nova variedade vegetal tenha proteção pela LPC - Lei de Proteção de Cultivares, é necessário que esta preencha os requisitos estabelecidos pelo Art. 3º da lei, ou seja, é crucial que a espécie seja distinta, homogênea e estável.

De acordo com o Art. 3º, da LPC uma nova variedade vegetal será: distinta quando a mesma se distinguir de forma clara de outras cultivares já existentes (inciso VI); homogênea quando utilizada em plantio e apresentar variabilidade mínima com relação aos descritores que a identificam (inciso VII); estável se nas gerações futuras esta mantiver a sua homogeneidade (inciso VIII).

Assim, caso a nova variedade vegetal esteja de acordo com os requisitos, o obtentor receberá um certificado de proteção, o qual dará direitos exclusivos a ele. Desta forma, se terceiros quiserem se utilizar de sua obtenção vegetal deverá ter autorização do obtentor caso contrário, estarão agindo de maneira ilegal.

3.1.12.1. PRAZO DA PROTEÇÃO DE CULTIVARES

As variedades vegetais gozam de proteção pelo prazo de 15 (quinze) anos em geral (culturas anuais ou temporárias) e de 18 (dezoito) anos para as videiras, árvores florestais, frutíferas e ornamentais.

3.2. IMPORTÂNCIA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A Propriedade Intelectual é considerada um dos principais motores da economia globalizada. Caracteriza o reconhecimento de formas legais de apropriação do conhecimento humano, tanto da materialização dos insights ou frutos da criatividade humana, como dos resultados de pesquisa e conhecimento técnico que se concretizem em produto novo ou modificado.

Em sentido amplo, o Direito de Propriedade Intelectual protege as espécies de criações intelectuais que podem resultar na exploração comercial ou vantagem econômica para o criador ou titular e na satisfação de interesses morais dos autores, ou seja, o que a norma protege não é a ideia (entendida como objeto incorpóreo), mas a materialidade de uma ideia. Os direitos patrimoniais que decorrem de propriedade intelectual são temporários e devem respeitar ao princípio da territorialidade.

Assegurar Direitos de Propriedade Intelectual é crucial para que ideias criativas e inovações estejam bem protegidas, a fim de garantir sua exploração comercial.

3.2.1. PORQUE PROTEGER A PROPRIEDADE INTELECTUAL?

Os ativos intelectuais precisam ser legalmente protegidos, como qualquer outra propriedade em uma empresa ou instituição, como qualquer outro ativo físico, (conferido por uma nota fiscal ou uma escritura e registro de imóvel). É preciso obter a propriedade legal sobre uma invenção para poder explorá-la, licenciá-la ou vende-la a terceiros.

A finalidade dos Direitos de Propriedade Intelectual é coibir o uso, a fabricação, venda ou importação de produto similar no âmbito de sua proteção.

3.2.2. O QUE DEVE SER PROTEGIDO?

Definir os bens intelectuais passíveis de proteção, bem como a forma de proteção conferida a cada um destes bens constitui, principalmente, em medida estratégica inerente à atividade de gestão da inovação em uma instituição.

Um política de proteção aos Direitos de Propriedade Intelectual inclui avaliar o potencial inovador e tecnológico e decidir como proteger o conhecimento, utilizando um ou mais recursos legalmente possíveis.

3.2.3. PORQUE SURGIU A PROPRIEDADE INTELECTUAL?

A aceleração do processo informacional e o desenvolvimento da economia industrial passou a exigir, desde o Renascimento, a criação de uma nova categoria de direitos de propriedade. Tal se deu, essencialmente, a partir do momento em que a tecnologia passou a permitir a reprodução em série de produtos a serem comercializados: além da propriedade sobre o produto, a economia passou reconhecer direitos exclusivos sobre a idéia de produção, ou mais precisamente, sobre a idéia que permite a reprodução de um produto.

A estes direitos, que resultam sempre numa espécie qualquer de exclusividade de reprodução ou emprego de um produto (ou serviço) se dá o nome de “Propriedade Intelectual”. Já ao segmento da Propriedade Intelectual que tradicionalmente afeta mais diretamente ao interesse da indústria de transformação e do comércio, tal como os direitos relativos a marcas e patentes, costuma-se designar por “Propriedade Industrial”.

Nos países de economia de mercado a propriedade industrial consiste numa série de técnicas de controle da concorrência, assegurando o investimento da empresa em seus elementos imateriais: seu nome, a marca de seus produtos ou serviços, sua tecnologia, sua imagem institucional, etc.

Assim, quem inventa, por exemplo, uma nova máquina pode solicitar do Estado uma patente, que representa a exclusividade do emprego da nova tecnologia - se satisfizer os requisitos e se ativer aos limites que a lei impõe. Só o titular da patente tem o direito de reproduzir a máquina; e o mesmo ocorre como uso da marca do produto, do nome da empresa, etc.

É de notar-se que, não obstante a expressão “propriedade” ter passado a designar tais direitos nos tratados pertinentes e em todas as legislações nacionais, boa parte da doutrina econômica a eles se refira como “monopólios”.

Tal se dá, provavelmente, porque o titular da patente, ou da marca, tem uma espécie de monopólio do uso de sua tecnologia ou de seu signo comercial, que difere do monopólio strictu senso pelo fato de ser apenas a exclusividade legal de uma oportunidade comercial (do uso da tecnologia, etc.) e não - como no monopólio autêntico - uma exclusividade de mercado. Exclusividade a que muito freqüentemente se dá o nome de propriedade.

Seguramente isso acontece porque o estatuto da propriedade tende a ser um dos conjuntos mais estáveis de normas de um sistema legal, permitindo a formulação da política de longo prazo, aumentando a segurança dos investimentos e direcionando a evolução tecnológica para os objetivos que a comunidade elegeu como seus.

Vale também lembrar que, segundo a Constituição Brasileira vigente, a propriedade, e especialmente aquela resultante das patentes e demais direitos industriais, não é absoluta - ela só existe em atenção ao seu interesse social e para propiciar o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Não há, desta forma, espaço para um sistema neutro ou completamente internacionalizado de propriedade industrial no Brasil.

A tutela dos direitos autorais, de outro lado, não tão ligada, no texto constitucional, às claras e específicas raízes nacionais, volta-se aos conceitos de tutela dos direitos da pessoa humana, de cunho, assim, natural e universal, ainda que, como toda propriedade, sujeita à obrigação de um uso socialmente adequado.

Não fosse a industrial cultural uma das maiores fontes de ingressos dos países desenvolvidos, e um fator estratégico inestimável.. A posição dos países europeus e, em particular, da França, na longa discussão dos acordos da OMC relativos aos bens culturais demonstra, no entanto, que a posição da Carta de 1988, ingenuamente voltada à idéia do homem de Rousseau vai, na verdade enfraquecendo os direitos dos criadores nacionais, em face de uma cultura global.

3.2.4. PORQUE É PROPRIEDADE?

Entende-se, conforme as leis civis de tradição romanística, por propriedade (de bens corpóreos) a soma de todos os direitos possíveis, constituídos em relação a uma coisa: é a “plena in re potestas” – (pleno poder sobre a coisa).

Uma definição analítica (como a do nosso Código Civil no Art. 1.228) seria: o direito constituído das faculdades de usar a coisa, de tirar dela seus frutos, de dispor dela, e de reavê-la do poder de quem injustamente a detenha. Os direitos reais diferentes da propriedade seriam exercícios autônomos das faculdades integrantes do domínio, de parte deles, ou limitações e modificações..

A emergência das novas formas de propriedade exige, porém, que se analise tal fenômeno jurídico sob o ângulo da estrutura dos direitos em geral, levando em conta, inclusive, a natureza dos objetos deste mesmos direitos.

Em termos muito genérico, propriedade poderia ser definida como “controle jurídico sobre bens econômicos”. A palavra controle tem a acepção de regulamento, além da de domínio, ou soberania; é a segunda significação que cabe ao conceito ora expresso [4]. Falando dos fundamentos de uma economia de mercado, Jaquemim e Schrans [6] lembram:

"Em geral, um bem não adquire uma utilidade econômica, ou ainda, uma coisa não se converte em bem, senão graças aos direitos que se têm sobre ela.. Assim, uma certa forma de propriedade está na base das trocas.. Esta propriedade confere, com efeito, um controle do bem ou do serviço, de forma que haja uma relação entre o fato de adquirir e o de dispor.

Assegura a possibilidade de excluir, até certo grau, a utilização por outrem. Além disso, comporta o direito de ser transferida. Quanto mais estritos são os princípios de exclusividade e de transferência da propriedade de um bem, mais o valor comercial desse bem tenderá a subir. Em suma, o verdadeiro bem é menos a coisa do que os próprios direitos."

As características econômicas da propriedade serão, assim, o controle sobre o bem (inclusive o bem-serviço), e a possibilidade de excluir a utilização por outrem..

Mas a tradição tem reservado a palavra “propriedade” ao controle sobre coisas, ou bens tangíveis; por uma extensão relativamente moderna, admite-se falar de propriedade intelectual, propriedade industrial, propriedade comercial, etc., para descrever direitos exercidos com relação a certos bens intangíveis..

3.2.4.1. PROPRIEDADE E FUNÇÃO

O contexto da instituição jurídica da propriedade mudou radicalmente desde a noção romana da “plena in re potestas”. Esculpida como um direito-função, com fins determinados, confiada a cada titular para realização de objetivos socialmente importantes, a propriedade em geral tem seu estilo novo desenho no Código Civil de 2002 da seguinte forma:

Art. 1.228 do CC - O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha..

§ 1º - O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas..

§ 2º - São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem..

§ 3º - O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente.. (...)

A raiz histórica e os fundamentos constitucionais da propriedade intelectual são muito menos naturais e muito mais complexos do que a da propriedade romanística; como se verá, disto resulta que – em todas suas modalidades – a propriedade intelectual é ainda mais funcional, ainda mais condicionada, ainda mais socialmente responsável, e seguramente muito menos plena do que qualquer outra forma de propriedade.

3.2.5. A QUESTÃO DA EXCLUSIVIDADE

O “controle jurídico” de que fala o conceito inicialmente proposto é melhor expresso pela palavra “poder”; o poder de ação, conferido pela ordem jurídica a uma pessoa, para que possa alcançar um interesse próprio é o direito subjetivo. Costuma-se analisar tal noção de forma a evidenciar a existência de um sujeito ativo, que detém o poder; de um sujeito passivo, a quem cabe um dever; de uma relação jurídica entre os dois pólos subjetivos; e de um bem, objeto desta relação.

Este poder de agir por vezes se exerce sobre um sujeito passivo determinado, cujo dever, além da obrigação genérica de respeitar o poder do polo ativo, é de realizar uma prestação, uma atividade positiva ou negativa. Tal atividade é, ao mesmo tempo, o objeto da relação, e a forma de se executar o poder. Quando se dá, da maneira descrita, uma coincidência entre dever do sujeito passivo e o objeto do poder, tem-se o direito subjetivo de crédito. Quando a atividade negativa de um sujeito determinado consiste em abster-se perante o exercício do poder do sujeito ativo, têm-se os chamados direitos potestativos que são direitos subjetivos de crédito cujo conteúdo se esgota no próprio poder [8].

A noção de “direitos exclusivos” merece reflexão especial. Pontes de Miranda [9], ao tratar exatamente do segredo de fábrica, refere-se à eficácia “erga omnes, mas não real” daquela figura jurídica. Ao usar tal expressão, algo paradoxal, o autor reconhecia que há no caso eficácia absoluta (erga omnes) mas não um poder de excluir terceiros com os mesmos direitos erga omnes (por exemplo, o de ter a oportunidade de usar uma estrada pública), ou seja, não é um direito exclusivo [2]. Os direitos de oportunidade são todos deste tipo, pressupondo um bem-meio (a oportunidade) e um bem-fim (a estrada pública); a existência ou não de exclusividade refere-se, de fato, ao bem-fim, pois o bem-meio será sempre exclusivo, sob pena de inexistir direito erga omnes.

Os direitos absolutos podem, assim, ser exclusivos ou não exclusivos conforme seja materialmente ou juridicamente impossível fazer incidir outros direitos idênticos sobre um mesmo bem-fim.. Em se tratando de bens corpóreos patrimoniais, os atributos físicos de individualidade e atualidade (“corporales sunt quae sunt”, no dizer de Cícero), se acrescidos pelo propósito de apropriação, transformam o direito absoluto em exclusivo.

Tais são os chamados direitos reais, cujos predicados de sequela e transferência podem ser explicados pela natureza do direito (absoluto), pelas qualificações do objeto (individualizado e atual) e pelo objetivo da apropriação. Quando ao poder do sujeito ativo não corresponde um dever, específico, de nenhum sujeito ativo, a não ser aquele de respeitar a juridicidade do exercício do mesmo poder, há um direito absoluto..

Concebe-se, também, que haja, poderes que não se exercitem em interesse próprio, mas para atender objetivos ao menos parcialmente alheios.. É o caso do poder tutelar, do poder marital, e do exercício da jurisdição pelo magistrado: são poderes-função, em que existe um dever-poder, um exercício não voluntário de um poder de agir. Tais poderes não serão direitos subjetivos, mas potestades.

Entre os direitos de conteúdo não patrimonial, são absolutos e exclusivos os de personalidade, os políticos, os chamados direitos humanos, etc.. De outro lado, são insuscetíveis de direitos exclusivos a “res communes omnium” tais como as vias públicas, ou o mercado (o espaço jurídico onde se tecem as relações econômica); as coisas ou bens de uso inexaurível, como o ar atmosférico, que no entanto se transformam em objetos possíveis de direito exclusivo se parceladas e individualizadas; e todos os bens inapropriáveis, em relação àquelas pessoas que não podem apropriar-se deles [1].

Os bens, produtos da inventiva industrial ou da criação estética, denominados usualmente imateriais, carecem dos atributos das coisas corpóreas, objeto natural dos direitos reais: não são individualizadas e atuais, no sentido de que podem ser reproduzidos ou recriados por uma outra pessoa, diversa do criador original..

Embora suscetíveis de serem objetos de direitos absolutos exclusivos, esta exclusividade não impede, a rigor, a reprodução ou a recriação, que são processos de produzir objetos idênticos, mas diferentes [5]. Por ficção, o Direito tem atribuído a tais bens as mesmas qualidades das coisas sob direito real, fazendo prevalecer a exclusividade do direito mesmo sobre bens idênticos de criação absolutamente autônoma.

NOTAS

[1] Bevilacqua, op. Cit. P. 221.

[2] Carvalho Santos,Código Civil de 19166 Interpretado, vol. II, 1964, pg. 154. Jurisprudência RJ 468/87-88.

[3] Chisum e Jacobs, Understanding Intellectual Property Law, Matthew Bender 1992, p. 6-1 a 6-90.

[4] Fábio Konder Comparato, O Poder de Controle nas S. A., Ed. Revista dos Tribunais, 1976, pg. 11.

[5] Hegel, Principes de Philosophie du Droit, Gallimard, 1963, pg. 127.

[6] Jaquemim e Schrans, O Direito Econômico. Ed. Vega (Lisboa) pg. 13.

[7] Stephen P.. Ladas, The International Protection of Literary and Artistic Property 9-10 (1938), Arpad Bogsch, The First Hundred Years of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 19 Indus.. Prop.. 191 (1983); Arpad Bogsch, The First Hundred Years of the Berne, Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 22 Copyright (W.. I.. P.. O..) 291 (1986).

[8] Passarelli: op. Cit. Pg. 50s 0seg.

[9] Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, vol. XVI, § 2005. Borzoi Ed. 1971.

REFERÊNCIAS

Jungmann, D. M. A caminho da inovação: proteção e negócios com bens de propriedade intelectual: guia para o empresário /Diana de Mello Jungmann, Esther Aquemi Bonetti. – Brasília: IEL, 2010. 125 p.: il. ISBN 978-85-87257-49-9.

Bastos, Aurélio Wander. Dicionário de Propriedade industrial e assuntos conexos, Aurélio Wander Bastos. 1997. Ed lúmen júris. Pg. 69, 73, 77 e 209.

Vieira, A. C. P. E A. M. Buainain, Propriedade intelectual, biotecnologia e proteção de cultivaes no âmbito agropecuário. Livro Biotecnologia e recursos genéticos desafios e oportunidades para o Brasil. Finep. 2006.

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Tema de fundamental importância para a teoria geral do direito, a matéria sobre prescrição e decadência sempre foi muito discutida e controversa na doutrina e jurisprudência brasileiras[1]. Esse fato deu-se, principalmente, por falta de regras legais no Código Civil de 1916 que direcionassem a interpretação desses temas de forma clara e segura. A discussão girava, basicamente, em torno do que seria objeto de prazo prescricional e do que seria objeto de prazo decadencial. Como não poderia deixar de ser, esse debate teve reflexos em todas as áreas do direito, e dela não escaparam os direitos de propriedade industrial.

Modificações com relação ao tema sobrevieram com a entrada em vigor do Novo Código Civil (NCC - Lei 10.406/2002), fazendo-se necessário rever seus reflexos no que diz respeito aos direitos de propriedade industrial.

Preocupado em estabelecer regras menos ambíguas e controversas para a prescrição e decadência, o legislador dedicou o Título IV, do Livro III da Parte Geral do Novo Código, para tratar exclusivamente do tema “Prescrição e Decadência”. O mencionado título se divide em dois capítulos, sendo o capítulo I (arts. 189 a 206) dedicado exclusivamente à prescrição, e o capítulo II (arts. 207 à 211), à decadência.

Com relação à prescrição[2], a nova lei determinou, em seu art. 189, que “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”.

O Art. 205 do NCC estabelece a regra geral dos prazos prescricionais, quando determina que “A prescrição ocorre em 10 (dez) anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”. Na seqüência, o art. 206 estabelece prazos especiais, dos quais destaca-se o prazo indicado no §3º, inc. V, que estabelece um prazo prescricional de 3 (três) anos para os casos de “pretensão de reparação civil”.

Ressalta-se que todas as regras de prazos prescricionais do NCC encontram-se nos artigos 205 e 206, estando as hipóteses de prazos decadenciais espalhadas pelo Código.

Enquanto a prescrição remete a um direito violado, a decadência está ligada a um direito potestativo. Decadência no entender de José Fernando Simão[3] é “a extinção do próprio direito potestativo, não exercido pelo titular por um certo lapso de tempo, o que indiretamente, significa a extinção da própria ação de natureza constitutiva.”

Diferença importante entre prescrição e decadência diz respeito ao impedimento, suspensão e interrupção dos prazos, possíveis nos casos de prescrição (arts. 197 a 204 NCC), e vedados para os casos de decadência (art. 207 NCC).

Relevante ainda notar as regras de direito intertemporal estabelecidas no artigo 2.028 do NCC, as quais incidirão sobre os fatos ocorridos antes do início da vigência da nova lei civil e determina que “Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”

Prescrição e Decadência na Propriedade Industrial

Feitas as considerações de ordem geral sobre prescrição e decadência, cumpre verificar como esses institutos se apresentam e são tratados na propriedade industrial. Para uma melhor compreensão, delimitar-se-ão os temas de propriedade industrial em: marcas, patentes de invenção e modelo de utilidade, desenhos industriais e nomes empresariais.

A seguir, far-se-á uma breve exposição sobre os prazos prescricionais e decadenciais ações cíveis e penais na propriedade industrial.

I - PRAZO DECADENCIAL DAS AÇÕES DE NULIDADE DE PATENTE, DESENHO INDUSTRIAL E MARCA.

Segundo a Lei da Propriedade Industrial:

Prazo de patentes de invenção e patentes de modelo de utilidade: “Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.”

Prazo de desenhos industriais - “Art. 118. Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 56 e 57.”

Prazo de marcas - “Art. 174. Prescreve em 05 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro (de marca), contado da data da sua concessão.”

Malgrado tenha o legislador pátrio determinado prazos prescricionais para as ações de nulidade, a doutrina atual entende que para as ações constitutivas negativas, os prazos seriam decadenciais.

II - PRAZO PRESCRICIONAL DAS AÇÕES PARA A CESSAÇÃO DE USO DE MARCA, PATENTE e DESENHO INDUSTRIAL.

Sob a égide do revogado Código Civil (Lei 3.071 de 01.01.1916), muito se discutiu acerca da natureza jurídica dos direitos de propriedade industrial. Havia duas correntes: Direito Pessoal e Direito Real (Art. 177).

Estabelecia o art. 177 do CC/16, que “As ações pessoais prescrevem ordinariamente em 20(vinte) anos, as reais em 10(dez) entre presentes e, entre ausentes, em 15(quinze) contados da data em que poderiam ter sido propostas.

O atual Código Civil deixou de lado a discussão acerca da natureza jurídica dos institutos, vaticinando:

“Art. 205 – A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.

Considerando que a lei especial (Lei da Propriedade Industrial – Lei nº 9.279/96) não prevê prazo para a ação de abstenção relativa a direitos de propriedade industrial, tampouco o artigo 206, aplica-se nesta hipótese o prazo decenal geral previsto no art. 205 do NCC.

III - PRAZO PRESCRICIONAL DAS AÇÕES PARA A MODIFICAÇÃO/CESSAÇÃO DE USO DE NOME EMPRESARIAL

No caso de patentes de invenção e de modelo de utilidade, de desenhos industriais e marcas, a jurisprudência já se encontrava pacificada no sentido de considerá-los direitos de propriedade e, portanto, sujeitos a prazo prescricional decenal. Já, no que se refere ao nome empresarial, a natureza jurídica controvertida na doutrina também teve reflexos na jurisprudência.

Até o início da vigência do atual Código Civil, que tornou imprescritível a ação para a modificação/cessação do uso do nome empresarial (sic), a doutrina e a jurisprudência pátrias convergiam para o prazo prescricional de 10 anos.

Consoante dispõe o atual Código Civil:

Art. 45 – Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.

Parágrafo único – Decai em três anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro.

Mais adiante, o mesmo diploma legal estabelece:

“Art. 1.167 - Cabe ao prejudicado, a qualquer tempo, ação para anular a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato.”

O NCC ao tornar imprescritível a ação para abstenção/modificação de nome empresarial, feriu de morte o princípio da segurança jurídica, indispensável para a pacificação dos conflitos.

IV - PRAZO PRESCRICIONAL DAS AÇÕES DE INDENIZAÇÃO/REPARAÇÃO POR OFENSA/ DANO CAUSADO AO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

O Código Civil revogado, previa o seguinte:

“Art. 178 – Prescreve:

§ 10 – Em cinco anos

IX – A ação por ofensa ou dano causados ao direito de propriedade; contado o prazo da data em que se deu a mesma ofensa ou dano”.

O Código Civil vigente silencia no tocante a prescrição da reparação por ofensa ou dano a direito de propriedade industrial, prevalecendo neste caso, a LPI, que é lei específica.

Nesse passo, remete-se ao artigo 225 da LPI:

“Art. 225. Prescreve em 5 cinco anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial”.

Esse prazo afina-se com a vigente Súmula 143, do Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe:

“Súmula 143 – Prescreve em cinco anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial”.

V - PRAZO DECADENCIAL E PRESCRICIONAL DAS AÇÕES PENAIS POR OFENSA AO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Primeiramente, deve-se deixar claro que a prescrição e a decadência no âmbito penal são motivos de extinção da punibilidade[4].

Os prazos prescricionais relativos aos crimes de propriedade industrial são os previstos na regra geral do art. 109 e ss do CP. Ressalta-se que estes, em sua grande maioria, procedem-se mediante queixa, conforme o disposto na Lei de Propriedade Industrial:

Art. 199 – Nos crimes previstos neste Título somente se procede mediante queixa, salvo quanto ao crime do art. 191, em que a ação penal será pública.

Já o Código de Processo Penal, no seu art. 530-A, que foi acrescentado pela Lei 10.695/2003, estabelece que aos crimes em que se procede mediante queixa aplica-se o disposto nos art^s. 524/530.

O procedimento especial, previsto no art. 524 e ss. do Código de Processo Penal, que regula a prévia e indispensável busca e apreensão, só se aplica aos crimes em que se procede mediante queixa e constituam infrações penais que deixam vestígios[5].

Para esses casos, o art. 529 do CPP[6] estabeleceu o prazo de até 30 (trinta) dias, após a homologação do laudo pericial decorrente da diligência de busca e apreensão prévia, para o oferecimento da queixa-crime, razão pela qual muito se discute, seja na doutrina, seja nos julgados, quanto à natureza desse prazo.

Verifica-se grande celeuma quanto à contagem do prazo decadencial, havendo pelo menos três posições a respeito dessa matéria, na visão de Damásio de Jesus in Código de Processo Penal Anotado – Saraiva, 8ª ed.:

1º) O prazo decadencial é de seis meses, contado a partir da data do conhecimento da autoria do crime:

2ª) O prazo decadencial é de trinta dias, contados a partir da homologação do laudo pericial:

3ª) O prazo decadencial é de trinta dias, contados a partir da intimação ao ofendido da homologação do laudo pericial.

Muitos julgados afirmam que se trata de prazo decadencial por força do princípio da especialidade, que substitui a regra geral (seis meses a contar do conhecimento da autoria do crime) disciplinada no Código Penal e de Processo Penal, tendo em vista a seguinte ressalva: “salvo disposição em contrário[7]”

Todavia, há duas fortes razões que infirmam tal entendimento. Em primeiro lugar, o prazo de decadência ficaria – inadmissivelmente – ao arbítrio do querelante, já que só passaria a fluir a partir da homologação do laudo pericial, decorrente de eventual requerimento de busca e apreensão. Ademais, haveria diferentes prazos de decadência: 30 (trinta) dias, contados da homologação do laudo, para as infrações que deixam vestígios e 6 (seis) meses, a contar do conhecimento da autoria do crime, quando o crime não deixa vestígios.

Na verdade, o disposto no art. 529 do CPP tem por objetivo impedir que os objetos apreendidos permaneçam indefinidamente depositados em poder de quem requereu a diligência, com evidente prejuízo do requerido.

Diante disso, com relação à decadência, aplica-se aos crimes contra a propriedade industrial a regra geral dos artigos 38 do CPP e 103 do CP, que estabelece o prazo de 6 (seis) meses contados do conhecimento da autoria da infração penal.

Embora hajam muitos julgados no sentido de que é de decadência o prazo estabelecido no art. 529 do CPP, é certo que, do ponto de vista técnico-processual, constitui mais acertado o entendimento de que se trata de prazo processual; ou seja, não observado o referido lapso e não tendo ocorrido a decadência nos termos dos Códigos Penal e de Processo Penal, nada impede que seja requerida nova perícia para elaboração de novo laudo, com conseqüente homologação judicial, reabrindo-se, assim, novo prazo de trinta dias para oferecimento de queixa-crime.

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[1] Conforme José Fernando Simão “A razão histórica da celeuma criada no decorrer do século 20 tem relação direta com o fato do Código Civil de 1916 ter estabelecido, no caput do artigo 178, o termo ‘prescreve’, quando inúmeras das hipóteses ali arroladas cuidavam, em verdade, de prazos decadenciais”. (Noções Gerais sobre a prescrição e decadência. Revista da ABPI n. 69, mar/abr. 2004, p. 10)

[2] José Fernando Simão definiu prescrição como “a extinção da pretensão de um direito subjetivo, pela inércia de seu titular, por determinado lapso de tempo. A prescrição atinge a pretensão e a defesa (exceção) nos prazos fixados pelo Código Civil de 2002”. José Fernando Simão. Noções Gerais sobre a prescrição e decadência. Revista da ABPI n. 69, mar/abr. 2004, p. 14

[3] José Fernando Simão. op.cit. p.

[4] Dispõe o art. 107 do Código Penal, in verbis:“Art. 107. Extingue-se a punibilidade: (...) IV – pela prescrição, decadência ou perempção....”

[5] Art. 525. No caso de haver o crime deixado vestígio, a queixa ou a denúncia não será recebida se não for instruída com o exame pericial dos objetos que constituam o corpo de delito.

[6] Art. 529. Nos crimes de ação privada do ofendido, não será admitida queixa com fundamento em apreensão e em perícia, se decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, após a homologação do laudo.

[7] Art. 103 do CP. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3.º do art. 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia.

Art. 38 do CPP. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá do direito de queixa ou de representação se não o exercer dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia.

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